можно ли использовать чужой товарный знак в своей рекламе
Упоминание чужого товарного знака на сайте в информационных целях не является незаконным
 |
| Olivier26 / Depositphotos.com |
Комбинат кондитерских изделий обратился в арбитражный суд с иском к хозяйственному обществу о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак. Комбинат счел свои права нарушенными, поскольку общество разместило на сайте торгового центра информацию с использованием спорного товарного знака о нахождении в комплексе отдела реализации продукции истца.
Ответчик настаивал на том, что исключительное право истца не нарушено, поскольку спорный товарный знак был размещен на сайте в целях информирования потребителей о наличии в торговом центре точки реализации продукции истца его контрагентом. При этом сведения о самих товарах, маркированных спорным товарным знаком, на сайте не размещались. Отметим также, что после обращения комбината с претензией, общество удалило с сайта спорный товарный знак, но не выплатило компенсацию, за взысканием которой комбинат в итоге обратился в суд.
Арбитражный суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований комбината, указав, что спорный товарный знак использовался ответчиком в информационных целях, а не для индивидуализации своего товара или оказываемых им услуг, в связи с чем отсутствует факт нарушения исключительного права. Истец также не доказал вероятность смешения его изделий с продукцией иного производителя. Кроме того, суд пришел к выводу о том, что заявленные комбинатом требования не направлены на защиту или восстановление его прав. Такое решение оставил в силе апелляционный суд, подчеркнув, что само по себе упоминание товарного знака в информационных целях не является его использованием, поскольку ответчиком не размещалось информации, которая могла бы повлечь смешение товаров и услуг или ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товара.
Однако истец не согласился с выводами судов и обратился с кассационной жалобой в СИП, полагая, что нотариальные протоколы осмотра сайта и соответствующие скриншоты страниц подтверждают незаконное использование ответчиком спорного товарного знака. Кроме того, согласно позиции истца, цель использования ответчиком товарного знака, учтенная судами первой и апелляционной инстанций, не входит в предмет доказывания по делу и установление данного обстоятельства не имеет правового значения для правильного разрешения спора.
Аналитическая система «Сутяжник» поможет узнать, какие обстоятельства являются решающими для судов в конкретном виде споров. Вы сможете понять, как нужно скорректировать исковое заявление или претензию, чтобы увеличить вероятность принятия решения в вашу пользу. Попробовать сейчас
Напомним, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 Гражданского кодекса).
СИП отклонил довод комбината о том, что цель использования ответчиком товарного знака не входит в предмет доказывания по делу, поскольку он основан на неправильном понимании норм материального права. Товарные знаки используются для целей индивидуализации товаров юрлиц или ИП (п. 1 ст. 1477 ГК РФ). В связи с этим употребление слов, в том числе имен нарицательных, зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги, например, в письменных публикациях или устной речи (п. 157 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
СИП признал верными выводы нижестоящих судов о том, что ответчик использовал спорный товарный знак в описательных и информационных целях, а не в связи с осуществлением им коммерческой деятельности. В итоге СИП оставил соответствующие судебные акты в силе, а кассационную жалобу без удовлетворения (Постановление СИП от 30 сентября 2019 г. № С01-852/2019 по делу № А40-266746/2018).
Получил претензию за использование чужого товарного знака
У меня небольшой магазин с сувенирами при типографии. В продаже есть футболки, кружки и значки с героями детских мультфильмов, их я напечатал сам.
Два дня назада мне пришло письмо с требованием заплатить компенсацию за незаконное использование товарного знака. Угрожают пойти в суд, если я не заплачу. Но если я заплачу, нет никакой гарантии, что они не будут со мной судиться. Подскажите, что делать?
Еще о судебных разбирательствах:
За использование чужого товарного знака есть штрафы
Товарный знак — обозначение для индивидуализации товаров юридических лиц и предпринимателей: логотипы, названия, упаковки, этикетки, звуки или ароматы. Но товарными знаками всё это становится только после регистрации в Роспатенте.
Как зарегистрировать товарный знак
штрафы — статья 14.10 Административного кодекса;
компенсации — статья 1515 Гражданского кодекса
За использование чужого товарного знака есть штрафы до 200 000 рублей, но чаще владельцы знаков просят компенсацию. Компенсация — от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей.
Владелец товарного знака вправе потребовать, чтобы нарушитель уничтожил все поддельные товары за свой счет. Добиваются этого обычно через суд, но перед этим нарушитель получает претензию о нарушении прав на товарный знак.
Если вы получили претензию от владельца знака с требованием выплатить компенсацию и угрозами судебных разбирательств, не паникуйте. Сначала надо всё проверить.
Шаг 1. Проверить доверенность отправителя
Итак, компания получила претензию за незаконное использование товарного знака. Первое, что нужно проверить, — кто ее отправил. Это может быть сам правообладатель, а может — его юрист, если владельца товарного знака нет в стране. В этом случае владелец оформляет доверенность, и юристы от его имени отправляют претензию нарушителю.
У Федеральной нотариальной палаты есть сервис для проверки доверенностей. Чтобы проверить, нужно знать номер, дату доверенности и имя нотариуса — это есть в доверенности. Сервис для проверки бесплатный.
Допустим, отправитель претензии на незаконное использование товарного знака не приложил доверенность. Тогда стоит уточнить у него, на каком основании он вам пишет. Если никаких документов нет, претензию можно игнорировать, но чужой знак всё равно лучше больше не использовать
Шаг 2. Найти товарный знак в базе Роспатента
Потом проверяем товарный знак в базе Роспатента. Смотрим на три вещи:
Для проверки вводим номера товарных знаков из претензии в поиске по базе Роспатента.
Претензию можно игнорировать, если срок действия регистрации знака уже прошел, правообладатель отличается или классы товара не совпадают.
Шаг 3. Снизить размер компенсации
Если доверенность настоящая, регистрация товарного знака еще действует и претензию отправил его правообладатель, лучше начать переговоры. Цель — договориться на меньшую компенсацию и не дойти до суда.
Идти в суд невыгодно ни владельцу знака, ни нарушителю: это расходы денег на пошлины, поездки, юристов и время: пока примут заявление, пока рассмотрят, назначат заседание — уйдет месяц. Поэтому владелец знака тоже заинтересован решить конфликт мирно.
В моей практике удавалось снизить компенсацию с 50 000 рублей до 15 000 рублей. Когда генеральный директор компании, которая нарушила права на товарный знак, получил претензию, он поехал в офис к отправителю и предложил: давайте мы заплатим 15 000 рублей, подпишем мировое соглашение и не будем доводить до суда. Те согласились.
Мировое соглашение — это досудебное урегулирование конфликта. Если договориться не получилось, владелец знака должен будет прислать досудебную претензию и только потом подать заявление в суд. И уже суд решит, какой будет компенсация.
Не факт, что суд встанет на сторону владельца товарного знака.
ООО «Маша и Медведь» обратилось в суд с требование взыскать с ИП Стрельцова компенсацию 45 000 рублей за незаконное использование товарного знака. Доказательствами компании были чек о покупке игрушечного телефона с героями мультфильма и видеозапись покупки.
Суд отказал владельцу знака, потому что:
На чеке и видео разные товары, а значит, у компании нет доказательств, что ИП Стрельцов продавал товары с чужим знаком.
Суд нередко снижает компенсации: истец просит 50 000 рублей, а суд решает взыскать 30 000 рублей — этот аргумент тоже можно использовать в переговорах.
Шаг 4. Подписать мировое соглашение
Затем нужно подписать мировое соглашение: оно защитит нарушителя, если владелец знака захочет после перевода компенсации получить еще одну через суд.
И главное — больше не использовать чужой товарный знак.
Компания опубликовала у себя на сайте чужой логотип, а тот оказался товарным знаком
Один комбинат решил открыть кондитерский магазин в московском торговом центре. Заключили договор аренды, завезли оборудование, открылись. Комбинат у себя на сайте опубликовал адрес нового магазина, а торговый центр разместил на своем сайте, на странице «Наши магазины», логотип комбината.
Спустя пару лет магазин съехал, а вот товарный знак на сайте торгового центра остался. Комбинат это заметил и потребовал, чтобы центр убрал знак с сайта, а заодно выплатил 1,5 млн рублей в качестве компенсации за его использование. Торговый центр логотип удалил, но компенсацию платить не стал. Тогда юристы комбината вооружились нотариальными протоколами осмотра сайта и пошли в суд.
Это дело не откроет Америку юристам по интеллектуальной собственности, но будет интересно предпринимателям, которые публикуют на своих сайтах и в портфолио чужие логотипы. Спор между комбинатом и центром — это, по сути, спор о том, может ли одна компания без спроса публиковать товарный знак другой компании в информационных целях. Давайте разберемся.
Аргументы сторон
Комбинат продавал кондитерские изделия под логотипом «Добрынинский». Этот логотип — зарегистрированный товарный знак. Причем довольно известный: у комбината больше сотни своих магазинов. Один из них был расположен и в торговом центре ответчика.
Торговый центр без разрешения использовал у себя на сайте товарный знак комбината. Чтобы зафиксировать нарушение, комбинат заверил сайт у нотариуса. Нарушение зафиксировано, владелец домена установлен, поэтому комбинат потребовал 1,5 млн рублей компенсации за нарушение права на товарный знак.
Торговый центр действительно опубликовал товарный знак комбината у себя на сайте. И это было вполне логично: в этом ТЦ есть еще несколько десятков магазинов, поэтому центр сделал у себя на сайте рубрикатор. В нем есть логотипы всех компаний, которые арендуют там помещения.
Когда торговый центр получил претензию от комбината, логотип с сайта удалили. Но компенсацию платить не стали, так как решили, что нарушения нет: ТЦ же не продавал сам никаких товаров под товарным знаком комбината — а значит, ничего не нарушал. Товарный знак использовали в информационных целях, а не для того, чтобы продавать контрафактные товары и обманывать покупателей.
Что сказали суды
Арбитражный суд, первая инстанция: 😡
Товарный знак охраняется не сам по себе, а только в отношении тех товаров, на которые он зарегистрирован. Товарный знак истца зарегистрирован на кондитерские изделия и услуги розничной торговли. Получается, чтобы нарушить право комбината на товарный знак, нужно продавать свои торты или вообще открыть магазин под его вывеской.
В этом деле такого не было. Торговый центр сам не продавал ничего под маркой истца. Он опубликовал товарный знак у себя на сайте, только чтобы покупатели знали, что в ТЦ вообще есть такой магазин.
Само по себе упоминание чужого товарного знака — это не использование, а значит, и не нарушение. Об этом еще в 2009 году говорил Президиум Высшего арбитражного суда. С тех пор ничего не изменилось.
Мы отказываем в удовлетворении исковых требований.
Комбинат не согласился с решением суда и подал апелляцию.
Апелляционный суд, вторая инстанция: 😡😡
Коллеги из первого суда вынесли абсолютно правильное решение. ТЦ не использовал товарный знак истца для продажи каких-то своих товаров. Он использовал логотип комбината, только чтобы проинформировать покупателей, что в центре есть такой магазин.
Оставляем предыдущее решение в силе.
Это решение тоже не устроило комбинат. Его юристы решили обратить внимание суда на то, что их магазин уже съехал из торгового центра. Они хотели доказать, что центр специально не стал удалять логотип комбината с сайта, чтобы привлечь больше покупателей.
Суд по интеллектуальным правам, третья инстанция: 😡😡😡
В торговом центре кроме этого кондитерского магазина была еще сотня разных магазинов. Нельзя утверждать, что именно бренд комбината привлекал покупателей в торговый центр.
Чтобы доказать нарушение права на товарный знак, нужно доказать, что нарушитель продавал под этим знаком какие-то товары или услуги. Если это не доказано, значит, и нарушения нет. Упоминать товарный знак в письменной или устной речи может кто угодно — и это не будет нарушением. Главное, чтобы упоминание товарного знака не вводило покупателей в заблуждение, когда они покупают товары или услуги.
Все предыдущие решения оставляем в силе. В удовлетворении кассационной жалобы отказываем.
Что в итоге
Компенсацию с торгового центра так и не взыскали. Зато с проигравшего дело истца взыскали 114 600 Р на оплату услуг юристов, которые защищали торговый центр.
Магазин комбината съехал из торгового центра. На сайте торгового центра больше нет товарного знака комбината, а у комбината больше нет магазина в этом районе.
Какие выводы можно сделать из этой истории
Чтобы нарушить чужое право на товарный знак, мало просто где-то этот знак опубликовать. Нужно еще что-то под ним продавать или по крайней мере рекламировать. Если вы используете чужой логотип у себя на сайте для того, чтобы привести пример, рассказать историю или похвастаться известным брендом в портфолио, — это не нарушение.
Однако лучше не доводить до конфликта. На защиту в судах почти всегда уходит больше денег, чем суд взыскивает в качестве компенсации. Например, в этом деле торговый центр потратил на суды триста тысяч рублей, а суды компенсировали только сто.
Чтобы избежать таких историй, заранее согласуйте с заказчиком публикацию работы в портфолио. Если заказчик согласится, в договор можно будет добавить пару строк в таком ключе: «Заказчик не возражает против публикации Исполнителем средств индивидуализации Заказчика в информационных целях при демонстрации выполненных Исполнителем работ третьим лицам».
Является ли нарушением использование чужого товарного знака в качестве ключевого слова в контекстной рекламе в сети Интернет?
В связи со стремительным развитием цифровых технологий изменяются и способы продвижения товаров и услуг среди потребителей. Пятнадцать – двадцать лет назад, пожалуй, самыми известными способами купить товар удаленно были «Магазин на Диване» или заказ товара через каталоги, которые распространялись через почтовые ящики, но все равно большинство потребителей ездили в магазины и на рынки.
С появлением в нашей жизни Интернета многие отказались от поездок в магазины и заказывают на сайтах: авиабилеты и велосипеды, одежду и саженцы, аниматоров на детские праздники и еду из супермаркета, ищут переводчиков, учителей, грузчиков, юристов.
Поскольку торговля «ушла» на просторы Интернета, за ней подтянулся и ее основной двигатель – реклама.
Основными видами рекламы в Интернете являются: поисковая реклама, контекстная реклама, медийная реклама, геотаргетинг.
Рекламой в Интернете занимаются певцы, футболисты, актеры, блогеры, размещая на своих страницах в социальных сетях рекламные видео-ролики или фотографии.
Причем, указанный перечень способов рекламы в сети Интернет не является исчерпывающим. Но, так или иначе, все перечисленные способы рекламы строятся на анализе потребностей покупателей.
Рекламные объявления, как правило, соответствуют тематике (контексту) веб-страницы, на которой показывается рекламное объявление, и/или соответствуют интересам пользователя, которому показывается рекламное объявление, тематике такого рекламного объявления, определяемой по совокупности ключевых слов/словосочетаний посещению сайтов, поисковых запросов.
Рекламодатель самостоятельно осуществляет подготовку и редактирование рекламной кампании, в том числе составление/изменение рекламных объявлений, в том числе подбор ключевых слов, по которым поисковая система будет выдавать рекламное объявление.
Нередко рекламодатели, осуществляя подготовку рекламной кампании прибегают к нечестным способам борьбы, используя для показа своего рекламного объявления в качестве ключевого слова словесные элементы чужих товарных знаков, в том числе товарных знаков своих конкурентов.
Выглядит это примерно таким образом, приведу на примере одного из дел[1], которое вела наша компания:
ООО «АДЛ» – правообладателем товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 277433 со словесным обозначением «ГРАНФЛОУ GRANFLOW» и №277474 со словесным обозначением «ГРАНТОР GRANTOR» было установлено, что при вводе в строку поиска на сайте www.yandex.ru ключевого слова «ГРАНТОР» поисковая система первой выдавала ссылку на рекламное объявление, предлагающее приобрести Шкафы управления ГРАНТОР на сайте ООО «ГК МФМК» – http://www.mfmc.ru/, а при вводе в строку поиска на сайте www.yandex.ru ключевого слова «ГРАНФЛОУ» поисковая система первым выдавала ссылку на рекламное объявление, предлагающее приобрести Насосные установки ГРАНФЛОУ также на сайте ООО «ГК МФМК» – http://www.mfmc.ru/.
При этом ООО «АДЛ» и ООО «ГК МФМК» являются прямыми конкурентами, на сайте http://www.mfmc.ru/, к которому адресовали указанные выше рекламные объявления, продукция правообладателя не продавалась, ООО «ГК МФМК» продавало свою продукцию.
ООО «АДЛ», полагая, что действия ООО «ГК МФМК» по использованию в тексте рекламных объявлений без разрешения правообладателя словесных обозначений «ГРАНТОР» и «ГРАНФЛОУ» для рекламы товаров однородных товарам, для которых предоставлена правовая охрана товарным знакам, являются незаконными, обратилось в арбитражный суд с иском, указывая в качестве оснований заявленных требований, что ООО «ГК МФМК» использует сходные с товарными знаками истца словесные обозначения «ГРАНФЛОУ» и «ГРАНТОР» в Интернет-рекламе посредством сервиса «Яндекс. Директ» для рекламирования инженерного оборудования – шкафов управления «ОМЕГА» и насосных установок «АЛЬФА», которое производит ООО «ГК МФМК» и маркирует своими обозначениями.
Арбитражный суд города Москвы, отказывая в удовлетворении исковых требований, исходил из того, что ООО «ГК МФМК» не использовал товарный знак истца по смыслу статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), поскольку использование словосочетания, аналогичного зарегистрированному словесному товарному знаку, в качестве ключевого слова для поиска в сети Интернет не может быть приравнено к использованию товарного знака. Ключевые слова не могут быть отнесены к способам использования товарного знака с учетом отсутствия индивидуализирующей способности.
Правообладатель, не согласившись с принятым решением, подал апелляционную жалобу, в которой просил решение суда отменить, принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.09.2017 решение Арбитражного суда города Москвы от 13.07.2017 по делу № А40-55417/17 было отменено, с ООО «ГК МФМК» в пользу ООО«АДЛ» взыскано 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.
Суд апелляционной инстанции установил причинно-следственную связь, между действиями ответчика по составлению спорных рекламных объявлений, подбору ключевых слов для отображения данных рекламных объявлений, запуску рекламных кампаний в сети Интернет, направленных на продвижение своего товара посредством использования товарных знаков Истца и нарушением прав ООО «АДЛ» на товарные знаки, выразившемся в незаконном использовании словесных обозначений, сходных до степени смешения с данными товарными знаками, принадлежащими Истцу, в отношении товаров однородных товарам, для которых предоставлена правовая охрана товарным знакам.
Суд по интеллектуальным правам поддержал выводы апелляционного суда, оставив постановление в силе.
Однако, в указанном деле в пользу правообладателя был тот факт, что спорные обозначения использовались конкурентом не только в качестве ключевого слова, но и, как это видно, непосредственно в рекламных объявлениях. И такая самонадеянность и в какой-то степени наглость со стороны ООО «ГК МФМК» привела к тому, что их недобросовестную деятельность удалось пресечь.
Вместе с тем существуют более осторожные рекламодатели, которые не размещают непосредственно в своих рекламных объявлениях чужие товарные знаки, а используют их при формировании рекламных кампаний только в качестве ключевых слов.
Как показывает судебная практика, многие правообладатели пытались с этим бороться, но суды в таких делах неуклонно придерживаются позиции, что ключевые слова, используемые в сети Интернет, являясь техническим параметром, служат для поиска информации пользователями и не могут служить средством индивидуализации товаров и услуг, в связи с чем нарушение исключительных прав истца на товарные знаки отсутствует.
Кроме того, суды, отказывая в удовлетворении заявленных требований, делают вывод о том, что ключевые слова не являются частью самого рекламного объявления, не входят в его содержание и не демонстрируются пользователям. В связи с этим пользователи не обладают информацией о том, по каким ключевым словам размещается показанное ему поисковой системой рекламное объявление, а также не могут соотнести определенное объявление с конкретными ключевыми словами.
Как следует из судебных актов, данный вывод судов основан на правилах показа рекламных объявлений посредством поисковых сервисов, в результате анализа которых суды делают вывод, что ключевое слово не обладает индивидуализирующей способностью даже в отношении конкретного рекламного объявления, так как на основании ключевого слова невозможно выделить конкретное объявление из всех существующих.
Аналогичный правовой подход нашел свое отражение в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 25.04.2019 по делу № А40-167611/2018, от 26.09.2018 по делу № А40-200682/2017, от 26.11.2013 по делу № А40-164436/2012.
По моему мнению, такая правовая позиция является достаточно спорной, поскольку влечет за собой злоупотребления при рекламировании товаров и услуг нечестными на руку продавцами.
Используя чужие товарные знаки, особенно товарные знаки своих конкурентов в качестве ключевых слов в контекстной рекламе, рекламодатели получают необоснованные преимущества, поскольку многие потребители, вводя в поисковую строку ключевые слова и, получая результаты поиска, заходят на несколько первых ссылок, находящихся в начале поисковой страницы.
В большинстве случаев эти первые ссылки никакого отношения к правообладателям не имеют. Среди них также встречаются ссылки на сайты, на которых отсутствуют и товары и услуги правообладателя, а наоборот размещается только продукция конкурентов, в связи с чем потребитель, нацеленный изначально на один товар, может купить другой товар. Самая высокая вероятность такого выбора потребителей существует в отношении товаров краткосрочного пользования или дешевых товаров, поскольку степень внимательности покупателей снижается, и вероятность смешения соответственно увеличивается.
Вместе с тем следует отметить, что в настоящее время, в связи с принятием Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), по моему мнению, наметилась положительная тенденция в этом вопросе.
Так, в пункте 172 постановления № 10 указано, что использование рекламодателем при размещении контекстной рекламы в сети «Интернет» в качестве критерия для показа рекламного объявления ключевых слов (словосочетаний), тождественных или сходных до степени смешения с принадлежащим другому лицу средством индивидуализации, с учетом цели такого использования может быть признано актом недобросовестной конкуренции (статья 14.6 Федерального закона «О защите конкуренции», статья 10.bisПарижской конвенции).
Вместе с тем, как известно, Федеральной антимонопольной службы подготовлено Письмо ФАС России от 21.10.2019 № АК/91352/19 «Об использовании средств индивидуализации в качестве ключевых слов», в котором антимонопольный орган в целях единообразия рассмотрения территориальными антимонопольными органами заявлений о недобросовестной конкуренции, связанной с использованием словесных обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с принадлежащим другому хозяйствующему субъекту средством индивидуализации, в качестве ключевых слов при размещении интернет-рекламы лицами, не являющимися правообладателями данных средств индивидуализации, и возможности квалификации данных действий по части 1 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции, ФАС России направил для использования в работе свои рекомендации.
По моему мнению, критерии, установленные антимонопольным органом в данном письме, устанавливают недостижимые стандарты доказывания по данной категории споров.
Вместе с тем на момент подготовки настоящей статьи практики применения данных позиций не выработано. Как говорится, время покажет.